本欄將針對實務常見之重要爭議 與您分享
| 標題 | 商標異議之審查-後天識別性 | ||
|---|---|---|---|
| 日期 | 2014-07-20 | 類別 | 智慧財產類 |
| 內文 | 智慧財產法院101年度行商訴字第175號行政判決要旨
（一）按異議商標之註冊有無違法事由，除第106 條第1 項及第3 項規定外，依其註冊公告時之規定，現行商標法第50條定有明文。經查，系爭商標係於98年5 月11日申請註冊，並經被告於99年6 月16日核准註冊公告，是系爭商標之註冊有無違法事由，應以92年5 月28日修正公布、92年11月28日施行之商標法為斷（下稱92年商標法），合先敘明。 （二）原告主張系爭商標業經伊長期大量使用，在交易上已成為原告商品或服務之識別標識，取得第二層含意具有後天識別性等語，為被告所否認，並以前詞置辯。準此，本件兩造就系爭商標不具先天識別性，而有92年商標法第23條第1 項第2 款規定之情事一節並不爭執，而僅爭執系爭商標是否有經原告使用且在交易上已成為原告商品之識別標識之情形（參本院卷第74頁），是本院自應審究系爭商標是否已取得後天識別性？茲分述如下： １.按商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，92年商標法第5 條定有明文。次按商標係表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊。但如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，同法第23條第1 項第2 款、第4 項亦有明文。故商標之標識雖未符合第5 條第2 項規定之識別性，倘經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，使該商標圖樣於原本意義之外，另產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性，此稱為第二意義或次要意義。申言之，第二意義之商標圖樣，係指該圖樣之原有意義，雖不 具備識別性，然因商標申請人之長期繼續使用，使該圖樣 於原有意義外，產生表彰商品或服務之識別性意義，其商 標之識別性非其所固有，係事後所取得。 ２、次按所謂商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品 、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電 子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標（92 年商標法第6 條參照）。又因說明性商標或描述性商標， 係使用在直接描述商品或服務之性質、功能、品質、用途 、特點或其他有密切關聯者，商標圖樣本身有其固有涵義 ，其涵義與使用該圖樣商品有關，社會大眾均得使用，用 以描述其所生產之商品或提供之服務，不具識別性來源之 功能。除非反覆長期使用，對相關消費者已產生商品或服 務之聯想，而產生第二意義而具有識別性。職是，原告應 舉證證明系爭商標因其反覆長期使用，使相關消費者產生 與指定商品之聯想，已取得第二意義而具有識別性。再者 ，商標實際使用時，會改變商標大小、比例與字體，以配 合商品包裝，致究係指示商品/ 服務來源使用與僅作為商 品/ 服務相關說明無法分辨。是以，在判斷是否因使用且 在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識之過程，須 就商標註冊申請人所提申請註冊商標所使用商品，就其所 提使用證據，依據主要部分觀察原則及整體觀察原則，以 具有普通知識經驗之消費者之地位，於購買時施以普通注 意，其寓目之印象為何者，確定在所使用之商品、服務或 其有關之物件上，何者係作為使一般商品購買人認識其為 表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別之商標， 何者僅係說明性文字、圖樣（最高行政法院98年度判字第 1483號判決要旨參照）。 ３、原告固提出「『台灣高粱酒』商標識別性之研究」一文及 相關附件39件暨原告96至98年中央政府總決算銷貨收入明 細表、原告內部之銷售量值比較報告表、出口報單、97至 100 年台灣高粱酒（牛轉乾坤系列）銷售量值比較報告表 等證據資料（參異議卷一第53至211 、231 至243 頁）， 據以主張系爭商標已因其長期廣泛使用具有後天識別性云 云。然查： (1)附件1 係原告總公司外觀之照片、附件2 係原告之營利事 業登記證、附件3 係原告之組織系統表、附件4 係原告嘉 義酒廠廠誌、附件5 係台灣啤酒發源地介紹、附件6 係大 正製酒株式會社之創立與徵收等資料、附件14係敘明於53 年3 月，嘉義酒廠廠長由金門酒廠之創辦人周新春先生接 任、附件15係介紹玉山高粱酒系列商品、附件20係原告以 高粱酒作為各種再造酒有關原料之說明、附件26係原告另 一產品「台灣紅高粱」之相關使用證據、附件33係53年至 56年金門高粱酒銷售量值、附件34係金門高粱酒早期外包 裝式樣、附件35係大陸販賣台灣高粱酒之偽品資料、附件 38係嘉義酒廠文化資產資料簡報，均非系爭商標之使用證 據。 (2)附件22係聯合晚報於80年3 月12日就原告出產之高粱酒因 誤傳係酒廠錯將茅台酒裝到高粱酒瓶致引起嘉南地區搶購 風潮一事為報導，然此僅為一時事報導，無從確知該等高 粱酒是否確有使用系爭商標；附件23係原告得獎之英文證 書、附件24、25係原告銷售高粱酒之銷售量值，惟該等資 料仍無從得知原告於銷售高粱酒時所使用之商標態樣為何 ，亦無從作為系爭商標之使用證據。原告雖稱：聯合晚報 為上開報導時，當時菸酒仍屬專賣商品，除原告之外，並 無其他品牌之高粱酒在台灣市場銷售，而系爭商標為純文 字商標，故聯合晚報所為之上開報導，自可推知所報導嘉 南地區民眾所搶購之商品即係表彰系爭商標之商品。又原 告僅生產「台灣高粱酒」，在年報簡稱高粱酒乃合理之描 述，再參以原告在「『台灣高粱酒』商標識別性之研究」 一文所提各時期之瓶裝、標籤等情，當然可以推知該統計 表所示「高粱酒」即係表彰系爭商標之商品。至附件23之 英文證書，依其外文字樣，自可推論其中文為「台灣高粱 酒」，而為系爭商標之字樣等語。惟查，原告所販售之高 粱酒品牌不是只有「台灣高粱酒」一個品牌，尚包括玉山 高粱酒、台灣紅高粱等等，此觀附件28介紹台灣高粱酒的 故鄉嘉義酒廠時，提及39年研製高粱酒成功，現有玉山品 牌高粱酒（茅台酒、特級高粱酒、38度特級高粱酒、五八 金高粱酒、陳年高粱酒、頂級陳高……）、玉鶴品牌再製 造酒（參茸酒、竹葉青酒……）等語即明，故自難從前開 附件之內容，即可得知該等高粱酒之商標使用態樣即為系 爭商標。至於附件23之英文證書，其上之外文字樣，雖可 推論其中文為「台灣高粱酒」，然此是否即為該酒品之商 標使用態樣，從該英文證書亦無從知悉。是以，前開附件 均不足作為系爭商標之使用證據。 (3)附件7 至12、28均係記載原告產製高粱酒之酒廠及其深遠 歷史之文獻資料，而上開文獻資料僅係說明原告確有產製 高粱酒數十年之事實，但無從確認原告就其所產製之高粱 酒確有以系爭商標行銷之意圖及事實，此觀附件8 所示之 商標僅有「高粱酒」字樣；附件10、12之圖樣係以橫書字 體較小之「臺灣」置於直書字體放大之「高梁酒」上方， 兩側並佐以高粱裝飾圖案，與系爭商標係由標楷體橫書之 「台灣高粱酒」等字樣所構成者仍有差異；附件28介紹台 灣高粱酒的故鄉嘉義酒廠時，提及39年研製高梁酒成功， 現有玉山品牌高粱酒（茅台酒、特級高粱酒、38度特級高 粱酒、五八金高粱酒、陳年高粱酒、頂級陳高……）、玉 鶴品牌再製造酒（參茸酒、竹葉青酒……）等，並未提及 臺灣高粱酒品牌即明。職是，上開使用證據，自不足使一 般消費者認識橫書之「臺灣」2 字置於直書之「高粱酒」 等字樣上為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區 別。 (4)其餘附件13、16至19、21、27、29至32、36、37、39所示 之台灣高粱酒外銷甕裝之外觀、臺灣高粱酒標籤外觀、台 灣或臺灣高粱酒之標貼、台灣高粱酒新包裝、農民曆內頁 廣告、西元2009年台灣高粱酒節邀請函、邀請函背面台灣 高粱酒之標貼、台灣高粱酒禮盒包裝、台灣高粱酒歷年樣 式及標籤（光碟及照片）暨嘉義酒廠參訪照片等證據資料 ，其上雖有「台（臺）灣高粱酒」等字樣，惟上揭證據實 際使用之商標圖樣或為橫書字體較小之「臺灣」或「台灣 」置於直書字體放大之「高粱酒」上方，兩側佐以高粱裝 飾圖案；或為橫書書法字體「臺灣」與「粱」字分置上下 ，「高」、「酒」2 字置於左右排列而成；或為橫書書法 字體「臺灣」置於橫書「高粱酒」之上；或為排列成弧狀 之橫書書法字體「台灣高粱酒」；或為直書「台灣高粱酒 」結合台灣圖案與高粱圖；或將「台灣」2 字以較大字體 置於「高粱酒」字樣之右上方，或係將「臺灣」與「高粱 酒」分置上下排列而成，並環繞高粱圖並結合台灣圖案等 ，與僅以標楷體橫書之系爭「台灣高粱酒」商標相較，圖 樣並不相同。又上揭證據資料雖均書有「台灣高粱酒」文 字，然「台灣」係地理名稱，而「高粱酒」係由高粱所釀 成的酒，均為通常習見之文字，依據主要部分觀察原則及 整體觀察原則，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時 施以普通注意，其寓目之印象僅為指述該商品係由台灣高 粱所釀製而成或產自於臺灣之直接明顯之說明性文字，而 非作為識別商品來源之標識。且該等中文「台（臺）灣高 粱酒」，其字體及排列之樣式繁多，使消費者較易產生產 品說明之印象，而不易認知為商標之使用，另部分實際使 用圖樣為中文搭配高粱裝飾圖，其整體圖樣亦予人中文「 台（臺）灣高粱酒」部分為產品說明之觀感。準此，上開 使用證據予消費者之認知僅係高粱酒商品直接明顯之說明 性文字，均不足使相關消費者產生與指定商品之聯想，自 難因此取得第二意義而具有識別性。原告固稱：被告所為 之認定有違商標使用一致性原則等語，然查，系爭商標圖 樣係由標楷體橫書之「台灣高粱酒」等字樣所構成，而其 於配色上，均使用單一色調，並未在文字之顏色或文字外 部之底色上做任何變化。而依據原告所提出之前揭使用證 據，除有如系爭商標之文字即「台灣高粱酒」之字樣外， 其餘就文字之排列方式、字體大小、字型，或是否有加上 高粱裝飾圖案或台灣圖案，均有所不同，則該排列及整體 設計予人之印象確有差異，核此商標之實際使用情形，已 與系爭商標原註冊之整體圖樣並非完全相同，難認其仍具 商標之同一性。是以，原告指稱原處分有違商標使用一致 性原則云云，即非可採。 (5)至於原告96至98年中央政府總決算銷貨收入明細表、原告 內部之銷售量值比較報告表、出口報單、97至100 年台灣 高梁酒（牛轉乾坤系列）銷售量值比較報告表等證據資料 ，其上所載之商品，如台灣高粱酒（八仙醉蓬萊58°C ） 及27公升牛轉乾坤台灣高粱酒等，輔以附件21及附件31之 圖片資料可知，附件31「台灣高粱酒」禮盒外包裝及內容 物，該瓷瓶上之標貼係以字體較大之「高粱酒」置於中央 ，「臺灣」及外文「KAO-LIANG DISTILLED SPIRITS 」字 體較小並分置上下，外圍佐以高粱圖案所組成，外包裝盒 固有直書或橫書之「臺灣高粱酒」字樣，惟「高粱酒」等 字均個別環以圓形外框，與「臺灣」2 字顯有區隔，故由 其瓶身及外包裝之設計觀之，其使用態樣與系爭商標圖樣 仍有相當之差異；而附件21牛轉乾坤高粱酒之主要識別部 分為牛轉乾坤等字樣及設計圖，雖其目的係藉由生肖主題 辨識年份，但既未使用系爭商標之圖樣行銷，自難足使相 關消費者產生與指定商品之聯想，而取得第二意義之後天 識別性。 (6)如上所陳，原告產製高粱酒之歷史固有數十年，惟其用以 行銷之品牌名稱非僅「台灣高粱酒」，尚包括玉山高粱、 台灣紅高粱等等，且其所使用之商標圖案多樣而非單一， 再參以原告自91年1 月1 日菸酒專賣制度廢止後迄系爭商 標註冊近9 年期間，原告就「台灣高粱酒」商品並未加以 大量行銷，故以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施 以普通注意，實不足以認知「台灣高粱酒」之商標係來自 於原告。是以，依原告所提出之證據資料仍不足以認定系 爭商標業經原告長期使用，在交易上已成為表彰其商品之 識別標識，而取得後天識別性。至原告雖又稱：被告認定 系爭商標不符92年商標法第23條第4 項規定而得排除同條 第1 項第2 款規定之適用，有違商標審查一致性及行政處 分自我拘束原則等語。惟按商標異議制度係採公眾審查原 則，藉此以補商標專責機關審查之不足，是系爭商標既經 參加人提起異議，主張其註冊有違92年商標法第23條第4 項之規定，則原處分機關自應依據參加人於異議階段所提 證據及理由，重新審查系爭商標註冊之合法性，原告執此 指摘原處分機關審查前後不一致，有違商標審查一致性及 行政處分自我拘束原則，容有誤解。 | ||